Superior Tribunal de Justiça decide que marcas compostas de elementos descritivos, evocativos ou sugestivos podem ser obrigadas a conviver com denominações semelhantes

A 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acolheu o recurso da “Unisuper Distribuidora S.A.”, dona da marca varejista “Extrabom Supermercados”, em face de decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF 2) que havia declarado a nulidade do registro da marca em ação movida pela “Companhia Brasileira de Distribuição (Grupo Pão de Açúcar)”, que controla a rede de hipermercados e supermercados “Extra”.

No entendimento do TRF 2, a marca “Extra” integraria o grupo das chamadas “marcas fortes”, aquelas amplamente reconhecidas em seu ramo de atuação, de modo que o prefixo “extra” não poderia compor o nome empresarial de outra marca, ainda que, como no caso, acompanhado do termo “bom”, pois isto poderia levar o consumidor a erro.

Em sua defesa ao STJ, a Unisuper sustentou que o termo "extra", que compõe as marcas de ambos os grupos empresariais – Extra e Extrabom Supermercados –, não poderia ser objeto de exclusividade absoluta e irrestrita, pois seria mero termo indicativo de grandiosidade ou superioridade. A Companhia Brasileira de Distribuição, por sua vez, pediu que a decisão recorrida fosse mantida sob os fundamentos de antiguidade, notoriedade e investimento da marca Extra no ramo de supermercados.

Em decisão unânime, prevaleceu dentre os Ministros da 4ª Turma do STJ o entendimento de que marcas compostas de elementos descritivos, evocativos ou sugestivos podem ser obrigadas a coexistir com denominações semelhantes, tal qual o vocábulo "extra", forma reduzida do adjetivo "extraordinário", tendo o relator destacado a ausência de originalidade do termo.

A decisão reforça precedentes do STJ no sentido de que, não havendo possibilidade de confusão das marcas pelo chamado “homem médio” (isto é, pelo público em geral), diante das distinções fonética e visual, é plenamente legal o registro de marcas compostas de elementos descritivos, evocativos ou sugestivos no Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI).

Salienta-se, por outro lado, que a situação apresentada difere de outro caso (Recurso Especial n.º 1721701/RJ, julgado em 10/04/2018) no qual a 3ª Turma do STJ reconheceu a possibilidade de confusão entre as marcas “Extra Supermercado” e “Extra Informática”. Naquele caso, o termo "extra" compunha o elemento principal de ambas as marcas; no caso analisado, todavia, segundo a concepção da 4ª Turma, a junção dos termos "extra" e "bom" criou uma nova palavra, evocando uma ideia de excelência.

A decisão afeta, portanto, a estratégia dos empresários que desejam registrar a marca do seu negócio no INPI, tendo em vista que podem ser obrigados a tolerar o registro de nomes semelhantes caso sua marca contenha referidos elementos linguísticos. É necessário, assim, atentar-se para o fato de que vocábulos genéricos inseridos no nome da marca podem já existir em outras marcas já registradas e não impedirão o registro de novas marcas com o uso do mesmo vocábulo.

Por isso, quando for necessário o registro de alguma marca para o seu respectivo negócio, é fundamental que o empresário consulte uma equipe jurídica especializada no tema, especialmente para que tal pedido de registro não seja indeferido pelo INPI, ensejando recursos administrativos e, até mesmo, a necessidade de ingresso de ação judicial para discussão do tema.

Fonte: STJ, Recurso Especial n.º 1.929.811/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, julgado em 14/03/2023.